撤銷專利權初審決定作出后專利侵權案件的審理-原告元大金屬實業(深圳)有限公司與被

〖案情〗 原告:元大金屬實業(深圳)有限公司。 被告:常州市電動工具廠。 1999年3月4日,蔡水德向國家知識產權局申請了名稱為“一種滑板車的剎車裝置”的實用新型專利并獲授權,專利號為ZL99203943.6.該專利權利要求為:1、一種滑板車的剎車裝置,包括車架主體、車輪

   〖案情〗

  原告:元大金屬實業(深圳)有限公司。

  被告:常州市電動工具廠。

  1999年3月4日,蔡水德向國家知識產權局申請了名稱為“一種滑板車的剎車裝置”的實用新型專利并獲授權,專利號為ZL99203943.6.該專利權利要求為:1、一種滑板車的剎車裝置,包括車架主體、車輪定位架,其特征在于在后輪定位架上絞結車輪蓋,車輪蓋的內表面設置與后車輪配合的剎車弧面,并設有一使車輪蓋常態時與后車輪分離的彈性元件。2、根據權利要求書1所述滑板車的剎車裝置,其特征在于所述彈性元件的首端固定于車架主體,末端抵于車輪蓋的內表面。3、根據權利要求書2所述滑板車的剎車裝置,其特征在于相對車輪蓋的背部位置,于后輪定位架上設置制動面。同年12月20日,蔡水德授權原告生產、加工、制造及進出口的方式使用涉案專利技術,并委托原告辦理涉案專利在我國海關申請保護事宜。2000年1月20日,蔡水德授權原告獨占使用涉案專利。同年9月6日,上海外高橋海關根據原告申請,對被告出口的6780臺滑板車予以扣留。10月12日,原告向法院起訴,要求被告停止侵權并賠償原告經濟損失人民幣50萬元等。

  2000年6月8日,國家知識產權局受理了信隆車料(深圳)有限公司提交的撤銷涉案專利權的申請。10月13日,國家知識產權局對被告提出的涉案專利權無效申請,以他人已提出撤銷專利權請求尚未作出決定前又申請無效宣告為由通知不予受理。11月23日,法院根據被告提交的申請中止審理材料中止了該案審理。2001年6月國家知識產權局作出撤銷涉案專利權的審查決定。8月22日,國家知識產權局專利復審委員會受理了蔡水德對上述審查決定書的復審申請。

  2001年11月7日,法院決定恢復該案審理。12月25日,法院經審理認為,盡管被告使用的技術與原告專利權利要求一致,但被告使用系公知技術,據此,徑行判決原告的訴請不予支持。

  一審判決后,原告提起上訴。上訴人現已在二審撤訴。

  〖評析〗

  該案在審理中主要涉及以下兩個爭議較大的法律問題:

  一、 中止審理還是恢復審理。

  該案中止審理期間,國家知識產權局作出了撤銷或維持涉案專利的初審決定,是否恢復審理有兩種意見:一種意見認為,該案須待國家知識產權局作出的初審決定生效后,再行恢復審理。在此之前,涉案專利權利仍處于有效狀態,故應當繼續中止審理。應當說,這種意見是較 “保險”的。按通常的觀點和做法,待涉案專利經行政程序、行政訴訟程序終結后,法院再行恢復審理并無不當。但是,這種意見沒有考慮到訴訟拖延給當事人造成的損害。另一種意見認為,國家知識產權局作出初審決定后,即可酌情恢復審理。筆者贊同這種觀點,理由主要有:1,專利法律關系長期處于不穩定狀態,專利糾紛長期不能解決,不利于權利人權利的保護,也不利于市場秩序有序開展和經濟活動的正常進行。根據新修改專利法規定,申請人申請撤銷專利到國家知識產權局作出裁定,正常周期一年左右,一方不服的,還可以向專利復審委員會申請復議,又是一年左右的時間。如果一方對專利復審委員會的決定不服的,還可以向法院提起行政訴訟。行政訴訟又可經二審程序。因此,撤銷專利權的案件如果按照通常的程序可經過四個相對獨立的程序,往往約須四年才能結束。在這么長的異議期間,如果知識產權局已經實體審理作出撤銷原告專利權的初審決定,法院仍中止審理,則難以平衡和滿足其他利害關系人的正當經濟利益。所以,在專利侵權訴訟中,盡可能視情對專利訴訟及時恢復審理,符合專利法修改引出的實際難題。2,根據最高法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第9條的規定,原告提供國家知識產權局出具的檢索報告的,即便被告在答辯期內請求宣告專利無效的,法院可以不中止審理。應當認為,國家知識產權局作出初審決定是基于申請人提供了相應證據經實體審查后作出的,因此,國家知識產權局作出的初審決定書的可信度和正確性高于一般檢索報告。所以,法院更有理由恢復侵權案件的審理。3, trips對知識產權審判的總體要求是建立高效、有力的審判保護機制。trips開宗明義規定,知識產權執法措施和程序不應變成合法貿易的障礙。高效、公正的司法救濟是trips也是我國知識產權法律追求的價值目標。盡管我國專利法根據加入WTO的要求新增了專利行政訴訟程序,但WTO該規則初宗是完善權利人的救濟手段,體現司法最終救濟原則。如果我們的專利審判工作還是完全按照原來專利中止的一貫思維和做法,勢必造成訴訟時間過長,損害了相關權利人的利益,違背了trips規定司法救濟的初衷。

  所謂酌情恢復審理,是指:1,國家知識產權局的初審決定為撤銷專利權的,法院一般可以恢復審理。2,國家知識產權局的初審決定為維持專利權的,法院則應慎重恢復審理。由于國家知識產權局當前在專利無效和撤銷程序中對專利效力審查采取不主動介入原則,即根據申請人提供的材料進行審查判斷被申請人專利是否無效和撤銷,因此,法院應當根據維持專利效力依據、理由等區別對待。從現象看,維持專利效力主要有以下情況:①申請人提供證據的形式要件不符合要求而被駁回申請的。如申請人提供系復印件,未能提供原件的情況。②申請人提交的材料不具有針對性而被駁回申請的。③申請人提交的對比文獻有限而被駁回申請的。因申請人收集資料能力的限制,只能收集到少量的文獻,造成被駁回的情況不在少數。申請人在申請復議過程中又提供了新證據,可能會推翻原決定的。④申請人提供了大量證據后仍被知識產權局駁回的。上述國家知識產權局維持專利效力的前三種情況,實際上知識產權局僅在形式審查后依法駁回申請人的申請。實踐中,因申請人后來提供新證據等情況,維持專利效力的的初步決定被部分或全部撤銷的的比例還是很高的。因此,屬于前三種國家知識產權局形式審查的情況,筆者認為,法院應當繼續中止案件的審理。只有對前述第四種情況,申請人已經提供了大量的對比文獻和證據,可以認為國家知識產權局已經達到實體審查的程度的,法院可以恢復審理。

  考察國家知識產權局的維持專利決定主要是形式上審查還是實質上審查,承辦法官主要研究、分析決定書中敘述的事實和理由,審查判斷申請人提交證據的情況及其決定書作出決定的理由。承辦法官然后根據專利技術的技術含量,綜合判斷系爭專利是否基本經過專利技術的實體審查。承辦法官若具備一定的理工科專業背景更有利于作出準確的判斷。

  二、案件的處理理由和方式。

  該案經開庭審理后,合議庭一致認為,原告的訴訟請求難以得到法院支持。但以什么理由或方式駁回原告的訴請,有不同的觀點。其它法院對同類案件處理也有不同的實踐。

  歸納起來,有三種意見。第一種意見認為,國家知識產權局作出撤銷原告專利的初審決定后,原告就不再享有有效專利,故可以原告不享有專利權為由判決駁回原告的訴請。少數中院對同類案件的實踐就采納了這種方式。筆者認為,在初審決定生效前,原告的專利還是處于有效狀態,因此,該處理意見理由明顯欠妥。第二種意見認為,國家知識產權局作出初審決定后,原告的專利權處于不確定狀態,故可以原告尚不具備原告主體資格為由裁定駁回原告的訴訟請求。根據專利法的規定,原告專利權實際還是處于有效狀態,且裁定駁回對原告訴權構成侵害,故這種意見也不當。第三種意見認為,如果被告抗辯其使用技術屬于公知技術的,則法院主要針對被告的技術與公知技術進行比對;如果被告抗辯理由成立,法院則以被告使用公知技術為由判決駁回原告的訴訟請求。該案采納了這種意見。

  選擇恰當的角度和切入口,是審理好這類案件的關鍵。如果被告抗辯其使用的技術與原告的專利權利要求不一致,并經法院查明屬實的,則處理起來比較方便。庭審重點把握被告使用的技術與原告權利要求保護的必要技術特征的不同點。但若被告抗辯使用的系公知技術,則審理的中心是被告技術與公知技術的比較。被告技術與原告專利權利要求的比較不應是這類案件審理的重點,也不是判決書寫作的重點。經將被告使用的技術與被告提供及其原告認可的公開的證據逐項進行對比,尤其應對撤銷決定書的事實與理由進行研究分析,法院得出被告使用的技術是否屬于公知技術,從而判斷被告行為是否侵犯他人專利權。但是,這種審理的角度和思路不適用于被告未提起專利無效或申請撤銷原告專利的侵權案件及其國家知識產權局作出維持原告專利效力初步決定的侵權案件。對該類侵權案件的審理必須圍繞被告技術與原告專利權利要求的比較。根據當前的法院審理機制,法院在專利侵權訴訟中不直接根據被告提出的證據對原告專利的效力作出認定。

  盡管該案系專利法修改過渡過程中出現的特殊情形,今后類似該案情形由專利復審委員會直接作出無效或維持專利權的決定,但是,專利無效程序的冗長并沒有得到根本改變,因此,筆者認為,本文分析意見同樣適用于新專利法規定的各種情況。

  最高法院《關于審理專利糾紛案件使用法律問題的若干規定》第9條對被告在答辯期內宣告專利無效,法院可以不中止審理的情況作出了規定。但是,對法院已經中止的案件,國家知識產權局作出撤銷或維持的初審決定后,法院什么情況下恢復審理及其從什么角度審理案件未作出規定。為此,建議最高法院能盡快作出規范化的規定,及時解決現行法律修改中的出現的新問題,提高知識產權審判效率,保護當事人合法權益。

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發布日期:2014年07月01日  所屬分類:案例快報